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May 24, 2023

La Corte Suprema limita le protezioni contro le parodie nella lotta sui marchi Jack Daniels contro Bad Spaniels

Jack Daniel’s may be what unites a divided nation — at least when it comes to

Il Jack Daniel's potrebbe essere ciò che unisce una nazione divisa, almeno quando si tratta della Corte Suprema degli Stati Uniti. In una sentenza unanime emessa giovedì, l'alta corte si è schierata con il produttore di whisky del Tennessee in una lotta sul marchio per un giocattolo per cani "Bad Spaniels".

"Questo caso riguarda giocattoli per cani e whisky, due elementi che compaiono raramente nella stessa frase", scrive il giudice Elena Kagan nell'opzione. "L'intervistato VIP Products produce un giocattolo per cani cigolante e masticabile progettato per assomigliare ad una bottiglia di whisky di Jack Daniel's. Ma non del tutto. Sul giocattolo, ad esempio, le parole 'Jack Daniel's' diventano 'Bad Spaniels.' E 'Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey' si trasforma in 'The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet.'"

Jack Daniel's non si divertì con la battuta sulla cacca e quando VIP Products si rifiutò di smettere di vendere gli squeaker la battaglia si spostò in tribunale. VIP ha chiesto una dichiarazione attestante che Bad Spaniels non ha violato o diluito i marchi di Jack Daniel's e il marchio di whisky ha presentato una domanda riconvenzionale per la diluizione del marchio.

Al centro della questione c’è il cosiddetto test di Rogers, istituito dal 2° Circuito nel 1989 per proteggere i diritti del Primo Emendamento in materia di marchi. Cerca essenzialmente di bilanciare l'evitare la confusione pubblica con l'incoraggiare l'espressione creativa e verifica se un uso è artisticamente rilevante per l'opera sottostante e se è esplicitamente fuorviante riguardo alla fonte o al contenuto dell'opera.

La questione era rimbalzata avanti e indietro tra un tribunale federale dell'Arizona e il 9° Circuito. Il tribunale distrettuale si è pronunciato contro VIP con giudizio sommario, ritenendo che avesse utilizzato le caratteristiche di Jack Daniel come marchi per "identificazione della fonte" e pertanto le protezioni Rogers e le eccezioni al fair use non si applicano.

Ecco come la Corte Suprema riassume ciò che seguì: "Il caso si è concluso con un processo al banco, in cui la Corte distrettuale ha ritenuto che i consumatori probabilmente erano confusi sull'origine del giocattolo Bad Spaniels e che le associazioni negative del giocattolo con gli escrementi di cane (ad esempio, "The Old No. 2") danneggerebbe la reputazione di Jack Daniel's. Il Nono Circuito si è invertito. Ritenendo che la richiesta di violazione fosse soggetta al test di Rogers sulla soglia, la Corte d'Appello ha rinviato il caso alla Corte distrettuale per decidere se Jack Daniel's potesse soddisfare entrambi i poli di tale test. E la Corte d'Appello ha emesso una sentenza sulla richiesta di diluizione a VIP, ritenendo che, poiché Bad Spaniels parodia Jack Daniel's, rientra nell'esclusione dell'"uso non commerciale". In attesa di giudizio, la Corte distrettuale ha ritenuto che Jack Daniel's potesse non soddisfare nessuno dei due poli di Rogers, e così ha concesso un giudizio sommario a VIP sulla violazione. La Corte d'Appello ha affermato sommariamente.

Alla Corte Suprema è stato chiesto di considerare due questioni: "se l'uso umoristico del marchio di un altro come proprio su un prodotto commerciale sia soggetto alla tradizionale analisi del rischio di confusione del Lanham Act, o riceva invece una maggiore protezione del Primo Emendamento da denunce di violazione del marchio". ," e "se l'uso umoristico del marchio di un altro come proprio su un prodotto commerciale sia 'non commerciale'... escludendo così come questione di legge una rivendicazione di diluizione per offuscamento ai sensi del Trademark Dilution Revision Act."

Nell'opinione, Kagan cita una serie di scontri di alto profilo che coinvolgono il test di Rogers, tra cui un abito Mattel contro il verme "Barbie Girl" di Aqua del 1997, uno di Louis Vuitton sopra Una notte da leoni Parte II e un altro combattimento con un giocattolo di cani che coinvolge Tommy Hilfiger per illustrare quali usi sono stati tutelati (i primi due) e quali no (i secondi). Spiega anche che la funzione chiave del Lanham Act è quella di distinguere l'origine dei beni da quelli fabbricati o venduti da altri e che il "peccato cardinale" della legge sui marchi è quello di minarla e confondere i consumatori.

Il 9° Circuito riteneva che il Jack Daniel's dovesse prima superare il test di Rogers prima di considerare il rischio di confusione perché il giocattolo di Bad Spaniels - sebbene "sicuramente non l'equivalente della Gioconda" - era un'opera espressiva con un messaggio divertente. Ha inoltre ritenuto che, poiché parodia il famoso whisky, si qualifica per l'esclusione dell'uso non commerciale per la diluizione del marchio. La Corte Suprema non è d'accordo con il 9° Circuito su entrambi.